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LES GRANDS DU DROIT. Le 17 juin marquera l'entrée en vigueur de plusieurs nouvelles lois concernant les marques de commerce. Ces changements auront des impacts non seulement sur les cabinets d'avocats, mais aussi sur les entreprises qui veulent protéger leurs marques. Quelles en seront les plus importantes conséquences ?
L'une d'entre elles est sans doute une réduction à court et peut-être à moyen terme du volume de mandats - et des revenus afférents - pour les avocats spécialisés en propriété intellectuelle. C'est ce qu'estime Catherine Bergeron, associée, avocate et agente de marques chez ROBIC.
Le 17 mars dernier, le Canada a adhéré au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ou, plus simplement, Protocole de Madrid). Ce traité change la manière dont se fera l'enregistrement de marques à l'étranger, pour les entreprises canadiennes ou, au Canada, pour les entreprises étrangères.
Plus spécifiquement, les cabinets canadiens pourront déposer des demandes d'enregistrement de marque dans plusieurs pays sans passer par des correspondants étrangers, comme c'est le cas actuellement. L'autre côté de cette médaille est toutefois que les cabinets étrangers pourront, eux aussi, faire de même, et donc déposer des demandes d'enregistrement au Canada sans passer par des cabinets canadiens spécialisés en la matière.
«Par conséquent, nous anticipons une perte de revenu, et une baisse assez substantielle», dit Mme Bergeron, bien qu'elle juge qu'il était nécessaire pour le Canada, qui tardait derrière les autres pays industrialisés, de signer l'entente. Mais tout n'est pas noir.
À son avis, le travail à valeur ajoutée risque simplement, à terme, de se déplacer. En effet, si les cabinets canadiens seront moins sollicités pour l'enregistrement de marques, ils risquent de l'être davantage plus loin dans le processus. Le raisonnement est le suivant.
Puisque l'enregistrement est simplifié, les entreprises étrangères risquent donc de déposer plus de marques. Si elles déposent plus de marques, le volume de travail augmentera fort probablement par la suite, après l'examen des demandes, lorsque des objections seront faites aux demandes d'enregistrement, par exemple, ou lorsque des tiers voudront faire valoir des droits antérieurs.
«En somme, il risque ainsi d'y avoir une hausse du travail juridique de cette nature, et ce travail ne pourra pas être fait par les déposants étrangers», dit Mme Bergeron. Moins d'honoraires pour l'enregistrement des marques, donc, mais possiblement plus d'honoraires plus tard dans le processus. Au net, les cabinets risquent-ils d'en sortir davantage gagnants ou perdants ?
«C'est très, très difficile à évaluer, concède Mme Bergeron. Je crois qu'on a le potentiel d'en sortir gagnants, mais le processus d'enregistrement est assez long, alors ça risque de prendre du temps avant de voir les contrecoups positifs.»
Un plus pour les PME
D'une certaine manière, ce qui sera perdu par les cabinets sera gagné par les entreprises puisqu'elles seront potentiellement avantagées financièrement par l'entrée en vigueur du Protocole de Madrid. À partir du 17 juin, les cabinets canadiens pourront déposer des enregistrements de marque à l'étranger sans passer par des correspondants étrangers, qui chargent des honoraires élevés pour leur travail.
Jean-François Drolet, associé principal en propriété intellectuelle et agent de marques de commerce chez Norton Rose Fulbright, note ainsi que pour les entreprises, il peut donc en résulter une réduction de coûts pour l'enregistrement d'une marque. Cet avantage ne risque toutefois pas de se matérialiser pour toutes les entreprises.
Comme il y aura des frais supplémentaires pour déposer une demande internationale, à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, il vaudra la peine de le faire seulement si un demandeur fait protéger sa marque dans plus de trois ou quatre pays. C'est ce qu'estime M. Drolet. «Autrement, il restera plus avantageux financièrement de déposer, comme avant, seulement dans les pays qui vous intéressent.» C'est le cas, par exemple, pour une entreprise qui ne voudrait protéger sa marque qu'en Europe et aux États-Unis.
D'autres changements auront lieu après le 17 juin. Les enregistrements de marque, par exemple, verront leur durée réduite de 15 ans à 10 ans, ce qui sera maintenant conforme à ce qui se fait ailleurs dans le monde. Ils resteront toutefois renouvelables.
Les entreprises n'auront par ailleurs plus besoin de prouver qu'elles utilisent leur marque pour la faire enregistrer, explique M. Drolet, une autre particularité du droit canadien actuel.
Ce changement pourrait possiblement engendrer des trademark trolls, soit des parties qui voudraient enregistrer en masse des marques de commerce dans le but, par exemple, de les revendre. Si c'est le cas, cela pourrait mener à une hausse du travail pour les cabinets juridiques, qui seront appelés à faire de la surveillance et à faire valoir les droits de leurs clients.
À vos marques, prêts ?
